Urteilsbesprechung BPatG: Absolutes Eintragungshindernis bei technischer Wirkung der angemeledeten Form – Okkluder (BPatG, Beschl. v. 7.5.2014 – 28 W(pat) 23/13)

Gastautor: G. Utanir
28. September 2015

RECHTLICHE EINORDNUNG DER PROBLEMATIK

Der vorliegende Sachverhalt ordnet sich in den Bereich des Patent- und Markenrechts ein. Das Patent- und Markenrecht sind Immaterialgüterrechte und finden ihre Regelungen überwiegend im Bereich des Privatrechts.

Gegenstand des Patentrechts ist das geistige Eigentum und umfasst den Schutz der schöpferischen Gestaltung. Aufgabe dieser Gestaltung ist es, eine neue Erfindung, die auf eine erfinderische Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist, zu schützen.

Das geistige Eigentum wird auch durch das MarkenG geschützt. Gem. § 3 I MarkenG werden Wörter, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt.

Verstößt eine eingetragene Marke gegen absolute Schutzhindernisse, so kann nach §§ 54, 50 MarkenG die Löschung der Marke beantragt werden. Absolute Schutzhindernisse finden sich in den §§ 3, 7 und 8 MarkenG.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein absolutes Eintragungshindernis bei technischer Wirkung einer angemeldeten Form.

Streitgegenstand ist ein Okkluder, ein medizinisches Implantat, dessen wesentliche Merkmale sich in einer kreisrunden Form und einem rosettenförmigen Geflecht erschöpfen. Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin (Bf.) hatte am 14.04.2011 beim deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die streitgegenständliche dreidimensionale Marke, Okkluder/Stöpsel, angemeldet; diese wurde am 01.06.2011 beim DPMA geführten Markenregister für die Waren der Klasse 10 (Ärztliche Apparate und Instrumente) eingetragen.

Da die Marke entgegen absoluter Eintragungshindernisse des MarkenG (§§3 II Nr. 1 u. 2, 8 II Nr. 1, 2, 3 u. 10 MarkenG) eingetragen worden sei, wurde am 22.07.2011 die Löschung der Marke beim DPMA beantragt. Die Bf. hatte am 17.10.2011 dem Löschungsantrag widersprochen und angeführt, die geltend gemachten Löschungsgründe seien nicht gegeben. Das DPMA hatte im Löschungsverfahren die Frage der technischen Bedingtheit der wesentlichen Merkmale der Ausgestaltung (Rosetten- und Scheibenform des Okkluders) der verfahrensgegenständlichen Marke zu klären. Die Marke wurde sodann mit Beschluss vom 07.03.2013 antragsgemäß gelöscht. Grund für die Löschung war, dass der Okkluder die Schutzhindernisse nach § 3 II Nr. 2 MarkenG, sowohl zum Zeitpunkt der Eintragung als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag, erfüllte.

Hiergegen legte die Bf. Beschwerde beim Bundespatentgericht (BPatG) ein.

Sie trägt vor, dass die Rosettenform bewusst als ästhetische Form gewählt worden sei und es nicht auf die technische Wirkung ankomme. Die technische Wirkung könne auch mit einer anderen Gestaltungsform, beispielsweise mit einem quadratischen Implantat, erreicht werden.

TENOR

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Das BPatG hatte darüber zu entscheiden, ob die Markenabteilung zu Recht die Löschung der angemeldeten und eingetragenen Form vollzogen hat. Hierzu musste ein Verstoß gegen ein absolutes Schutzhindernis festgestellt werden. Hier kam insbesondere ein Verstoß gegen § 3 II Nr. 2 MarkenG in Betracht. Hiernach sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigkeitserklärung.

Hier war neben der Erreichung der technischen Wirkung die Frage zu klären, ob die Eintragung der Form als Marke auch dann abgelehnt werden kann, wenn in der Form der betreffenden Ware ein wichtiges, signifikantes nichtfunktionales Element, wie ein dekoratives oder phantasievolles Element, verkörpert wird, das für diese Form von Bedeutung ist.

Das Gericht stellte fest, dass ein Okkluder (medizinisches Implantat), dessen wesentliche Merkmale sich in einer kreisrunden Form und einem rosettenförmigen Geflecht erschöpfen, als dreidimensionale Marke ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist i.S.d. § 3 II Nr. 2 MarkenG.

In der Verwendung der Rosettenform ist nach Ansicht des Gerichts kein gestalterischer Überschuss der Bf. zu erkennen. Der Begründung folgend, liegt es fern, dass das Muster nur den Zweck erfüllt, auf den Patienten beruhigend zu wirken, im Gegensatz zu einem unregelmäßigeren Muster. Nach der Lebenserfahrung ist nicht davon auszugehen, dass Patienten sich das einzusetzende Implantat vorab zeigen lassen.

STELLUNGNAHME

Das BPatG hatte darüber zu entscheiden, ob die Marke zum Zeitpunkt der Eintragung und zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag gegen das absolute Schutzhindernis nach § 3 II Nr. 2 MarkenG verstoßen hat oder nicht.

Insbesondere waren die Ausführungen der Bf. zu klären, dass sie gerade diese Rosettenform aus ästhetischen Gründen gewählt habe.

Das Gericht hat zu Recht die Beschwerde der Bf. abgewiesen. Zweck der Vorschrift § 3 II Nr. 2 MarkenG ist es, eine Monopolisierung technischer Lösungen oder Gebrauchseigenschaften von Waren im Wege des Markenrechts zu verhindern (EuGH GRUR 2010, 1008, 1009). Wie das Gericht in seinem Urteil schon ausgeführt hat, stehen technische Lösungen entweder unter dem Sonderschutz des Patent- oder Gebrauchsmusterrechts oder sie sind gemeinfrei. Diese Wertung darf durch das Markenrecht nicht unterlaufen werden.

Wichtig ist bei § 3 II Nr. 2 MarkenG, dass hierbei nur Formen betroffen sind, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind.

Die Auslegung des § 3 II Nr. 2 MarkenG war zunächst sehr umstritten. Eine Meinung nahm an, dieser Ausschlussgrund greife nur dann ein, wenn den Mitbewerbern keine, jedenfalls keine wirtschaftlich vernünftige Alternative zur Verfügung stünde, wenn also gerade die beanspruchte Form benötigt werde, um eine bestimmte technische Wirkung zu erreichen. Die Gegenmeinung wollte demgegenüber den Ausschluss des § 3 II Nr. 2 MarkenG schon dann zum Zuge kommen lassen, wenn die betreffende Form überhaupt eine technische Funktion erfüllt (GRUR Int 1997, 1023 – Rasierapparatkopf). Obwohl der Wortlaut „zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich“ eine enge Auslegung ermöglicht hätte, hat der EuGH mit Rücksicht auf das Bedürfnis der Mitbewerber, sich im schutzrechtsfreien Stand der Technik frei betätigen zu können, der zweiten Auffassung den Vorzug gegeben (EuGH GRUR 2002, 804, 809).

Grundlegende Rechtsfragen mussten im vorliegenden Fall nicht geklärt werden. Das Gericht hat auf Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH und des BGH über einen Einzelfall entschieden (EuGH – Lego (EuGH GRUR 2010, 1008, 1009); – Philips (EuGH GRUR 2002, 804, 809); und BGH GRUR 2004, 507 – Transformatorengehäuse; GRUR 2004, 502 – Gabelstapler II). Der Fall wies keine besonderen, noch nicht durch die Rechtsprechung geklärten Rechtsfragen zur Frage der Anwendung des § 3 II Nr. 2 MarkenG bei Formgestaltungen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, auf.

Zusammenfassend stellt sich für mich die Frage, was geschehen wäre, wenn anders entschieden worden wäre. Ich stimme dem BPatG in vollem Umfang zu. Auf dem Markt der medizinischen Implantate existieren bereits mehrere ähnliche Formen und die Bf. darf sich auf diesem Wege kein Benutzungsmonopol einräumen. Zudem stellt sich die Frage, welche Auswirkungen es hätte, wenn die Beschwerde erfolgreich gewesen wäre und die Marke wieder eingetragen werden würde. Was würde dann mit den auf dem Markt bereits existierenden Formen passieren? Müssten diese dann aus dem Verkehr gezogen werden? Könnte oder müsste die Bf., die das dauerhafte Benutzungsrecht inne hat, Lizenzen verteilen oder gar die Nutzung ganz unterbinden? Um die Monopolstellung eines Einzelnen zu unterbinden, sind die gegebenen Regelungen im vorliegenden Fall klar angewandt worden. Es ist davon auszugehen, dass auch in zukünftigen gleichartigen Fällen die Gerichte keine Abweichungen von der jetzigen Rechtsprechung vornehmen werden.

Hier geht es zum Beschluss des BPatG.